El 14 de gener de 2.019, entra en vigor la nova llei de Marques a l'Estat Espanyol. De les modificacions que s'introdueixen, resulten d'especial interès les següents:

 • Ampliació de la legitimació per sol·licitar el registre d’una marca o d’un nom comercial a qualsevol persona física o jurídica, amb independència de les seves circumstàncies.

• És suficient amb què una marca sigui susceptible de representació, sense la necessitat que la mateixa sigui representada gràficament, sempre que sigui clara i precisa.

• Prohibició que impedeix registrar marques que consisteixin o reprodueixin la denominació d’una varietat vegetal.

• Reforçament de la protecció de les denominacions d’origen i indicacions geogràfiques, passant a ser també un motiu de denegació relatiu, al·legable en seu d’oposició.

• Desapareix la distinció entre marca notòria i marca renombrada, quedant com a única categoria la del renom a Espanya o a la Unió Europea.

• En el procediment d’oposició, a petició del sol·licitant, s’introdueix l’exigència d’ús dels registres anteriors amb més de cinc anys de concessió en els que es basa la mateixa.

• Es confirma que el titular el qual el seu dret de marca es vegi lesionat per un tercer, podrà prohibir mitjançant una acció per infracció la utilització de la marca d’aquest tercer, a menys que els drets del titular siguin declarats caducats.

• Legitimació dels llicenciataris exclusius per incoar l’acció per violació de marca si, havent requerit al titular, aquest no hagués iniciat l’acció.

• Pels casos de renovació total de la marca, el pagament de la taxa podrà considerar-se que constitueix una sol·licitud de renovació.

• Les taxes s’han vist afectades en dos supòsits: 1) supressió de la taxa de recepció i transmissió d’una marca de la Unió Europea i 2) creació d’una taxa de 200 € per la presentació d’una sol·licitud de nul·litat o caducitat davant l’OEPM.

• Ampliació dels mitjans de defensa del titular de la marca davant les falsificacions en trànsit duaner, permetent-los detenir els béns (incloent-hi els embalatges), excepte que es demostri que el referit titular no està facultat per impedir la utilització de la seva marca en el país estranger.

• La indemnització per danys i perjudicis podrà quantificar-se basant-se en els beneficis que el titular hauria pogut obtenir mitjançant l’ús de la marca sense la violació, o, alternativament, els que hagi obtingut l’infractor com a conseqüència de la mateixa.

• Igualment, la indemnització podrà fixar-se en una quantitat a tant alçat que almenys comprengui la quantitat que l’infractor hagués hagut de pagar al titular per la concessió d’una llicència.

• A partir del 14 de gener de 2023, es podrà plantejar la nul·litat o caducitat d’una marca davant l’OEPM. No obstant això, via reconvencional podrà sol·licitar-se davant dels Jutjats i Tribunals.

• No serà causa de nul·litat o caducitat la falta de legitimació per ser titular d’una marca.

• La prescripció per tolerància d’una marca no afectarà les marques d’agent o representant.

• La sol·licitud de nul·litat a l’OEPM o judicial impedirà al mateix titular present una nova pretensió de nul·litat fonamentada en un altre dels seus drets, si l’hagués pogut al·legar abans.

• Els efectes de la caducitat d’una marca es retrotrauran a la data de sol·licitud de caducitat davant l’òrgan competent, sense perjudici de que en la resolució administrativa o judicial s’indiqui el contrari.

• Es considerarà cosa jutjada tota demanda reconvencional per nul·litat o caducitat si la OEPM hagués dictat ja una resolució sobre el mateix objecte, aplicant-se el mateix en el cas invers.

• Es mantenen les competències atribuïdes al Jutjat de Marques Comunitàries per la Llei 24/2015, de Patents (acumulació d’accions, marques UE/nacionals).

• Les modificacions entraran en vigor el 14 de gener de 2019, a excepció de l’assumpció de competències per part de l’OEPM per decretar la nul·litat i caducitat d’una marca, que es demora fins a l’any 2023.

Antònia Beltran.